Vous êtes chef d’entreprise et un beau jour vous recevez une lettre recommandée avec accusé de réception. Vous l’ouvrez, et surprise ! Vous voyez que vous êtes mis en demeure et que vous devez cesser de porter atteinte à une marque, sinon vous allez être assigné en justice, que faire ?

La contrefaçon de marque

La contrefaçon de marque peut être définie comme le fait de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle qu’une personne dispose sur sa marque. L’article L..713-1 du CPI (code de la propriété intellectuelle) explique en effet que « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés »

La contrefaçon de marque est sanctionnable civilement et pénalement mais ici nous nous pencherons exclusivement sur le terrain civil. L’article L.731-2 du CPI prévoit 2 cas de contrefaçon de marque :

• L’utilisation sans le consentement du titulaire d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (contrefaçon par imitation) ;

• L’utilisation sans le consentement du titulaire d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque (contrefaçon par confusion) .

En droit des marques, il existe un principe de spécialité. Ce principe de spécialité signifie que le titulaire, lors de l’enregistrement de la marque, a réservé des classes des produits et/ou services qui sont désignés par un signe. Cela permet aux dirigeants ou responsables en la matière, de protéger la marque de l’entreprise.

La contrefaçon de marque se caractérise donc en fonction de ce signe et de ces produits/services, puisqu’il y a contrefaçon si le signe du prétendu contrefacteur est similaire et utilisé pour les même produits/services ou si le signe présente des similarités et qu’il est utilisé pour des produits/services similaires de sorte qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Réagir face à une mise en demeure pour contrefaçon de marque

La première chose à faire est de bien observer ce que le titulaire des droits vous reproche. En effet dans la mise en demeure, vous devez logiquement avoir les arguments expliquant en quoi vous portez atteinte à ces droits.

Si vous êtes chef d’une grande entreprise, vous pouvez vous tourner vers votre service juridique (ou votre service propriété intellectuelle si vous en avez un) afin de recevoir des conseils/ explications. Cependant, si vous êtes à la tête d’une TPE ou PME, il faudra alors vous tourner vers un avocat ou un conseil en propriété intellectuelle.

Cependant, voici quelques astuces que vous pouvez réaliser vous-même, en préalable, afin de constater si la demande adverse est légitime ou non :

• Regardez si la marque en face est enregistrée ou renouvelée :  L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire des droits de propriété intellectuelle sur cette marque pendant une durée de 10 ans puis le titulaire pourra renouveler cette marque pour 10 ans encore (et cela indéfiniment).  La première chose à faire est donc de regarder si votre opposant a bien déposé cette marque pour les produits/services revendiqués et si cette marque est effective.  En effet, la marque n’est pas effective, il n’y a pas de droit de PI. Pour vérifier cela, rien de plus simple, rendez vous sur le site de l’INPI et regardez le statut de la marque en la recherchant sur le registre des marques en ligne.

• Regardez si la marque est exploitée : L’article L.714-5 du CPI prévoit que « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».  Si jamais le titulaire de la marque ne l’a pas exploité pendant 5 ans sans juste motif, alors vous pourrez faire une action en déchéance de marque et donc faire tomber ses droits de propriété intellectuelle.

• Regardez la date des faits reprochés :  si jamais l’adversaire vous assigne en contrefaçon alors que cela fait plus de 5 ans que vous exploitez votre marque pour les produits/services litigieux et qu’il le sait, vous pourrez opposer à votre adversaire la forclusion par tolérance c’est-à-dire qu’il ne pourra plus vous assigner en contrefaçon pour les produits/services litigieux. Vous pouvez aussi vous baser sur la prescription de l’action en contrefaçon qui est de 5 ans et ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit connaissait/aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer son action.

• Comparez les signes litigieux : Si nous sommes dans le cas de la contrefaçon de marque par imitation alors pas de problème, vous savez que vous êtes en tort. En revanche, si nous sommes dans le cas de la contrefaçon de marque par confusion, vous pouvez tenter d’apprécier ou non la ressemblance. Pour cela, il faudra prendre en compte les ressemblances phonétiques/visuelles/intellectuelles entre les 2 signes. De plus, il y a une fiction juridique en droit des marques qui est que l’on prend en compte le consommateur d’attention moyenne donc il faudra se placer à ce niveau (une personne pas idiote mais pas intelligente non plus).

Après avoir pris en compte ces éléments, vous pouvez alors estimer si la demande est sérieuse ou non. Si vous êtes d’accord avec la mise en demeure, vous pouvez réaliser ce qui est demandé. En revanche si vous n’êtes pas d’accord, c’est à ce moment qu’il faudra se tourner vers un avocat afin de, potentiellement, se préparer pour une action en justice.

A noter : le résultat d’une action en contrefaçon de marque est extrêmement subjectif car cela dépendra totalement de l’appréciation du juge. De plus, certaines situations peuvent porter à confusion, comme l’usage de votre marque par un influenceur !